工藤一郎国際特許事務所 サービス内容

(1)案件のエントリー

特許権の行使交渉の基本的な流れを、簡単に説明しよう。 まず、案件のエントリーである。「この特許権をだれそれが侵害しているらしい」とか、「だれそれの会社は当社の製品をコピーしているから、何とかその製品に関する特許権で対抗できないか」とかの情報が特許部門などに寄せられて権利行使の交渉のためのプロセスが開始される。
ただ、正規の社内ルートを通じて情報が寄せられる場合と、非正規ルートから情報が寄せられる場合とがある。非正規ルートから情報が寄せられた場合には、正規のルートを通じてエントリーするように差し戻す場合もある。
また、担当者レベルで調整して、ある程度事前調査を行ってから、正規ルートに載せる場合もある。 もっとも、中規模クラス以下の会社ではこのような面倒なことはないだろう。
しかし、特許部門でそのまま埋もれてしまうこともあるのではないだろうか。

 

(2)前提的調査

案件がエントリーされると、 実際に権利行使をすることができるのかできないのかを調査する段階に入る。
この中で前提的調査は、自社の特許権が確かに有効に存続していることの確認と、 エントリーされた情報の確からしさを大まかに確認することである。

 

(3)証拠収集

権利行使のためには、侵害の立証が必要になる。 そのための証拠を収集しなければならない。
証拠は基本的には、実際に相手方が製造、販売した現物の証拠を確保するのがよい。
この現物証拠がどうしても確保できない場合には、これに代わる証拠を収集する。 特許権の権利行使プロセスにおいて非常に困難なプロセスである。

 

(4)技術検討

収集された証拠に基づいて、侵害の立証を試みる。
このプロセスには収集された現物証拠の物理的、科学的解析プロセスが含まれることがあり、リバースエンジニアリングの専門的知識を必要とすることが多い。
収集された証拠を技術的に解釈し、併せて、権利範囲の法律的解釈をも行い、侵害物と思われるものが特許発明の技術的範囲に含まれているか否か判断する。

 

(5)戦略立案

侵害立証の試みとともに、損害賠償の請求をする場合には、損害額の算定が必要となる。
損害額の算定をするためには、まず第一に、侵害製品の特定が必要である。 エントリー段階で、侵害の可能性が高い相手方製品の特定は、すでにできている場合が多いが、必ずしもその製品のみではなく、相手方の他の機種でも侵害が行われている場合が多い。 したがって、相手方製品で侵害がある可能性があるものについては、 一応の調査を行う。

侵害製品が特定されたら、 第二に、特定された侵害製品により、自社に与えられた損害額を算定するための調査を行う。 従来、もっとも一般的なケースとして、実施料相当額を請求する場合について考えると、その特定された機種が 「特許権の行使可能な期間内に、どの程度の数量、生産、販売されたのか」また、「その間、その機種の取引価格はどのくらいであったのか」を、知る必要がある。

第三に、妥当な実施料率を想定して、 実施料相当額を算出し、可能な損害賠償請求額を定める。 第四に、相手方から自社に対して行われ得るカウンター攻撃の調査を、一定の範囲で行う。 第五に、自社と相手方との政治的問題などを勘案して、 攻撃のタイミング、その他の取引条件（たとえば支払条件、グラントバック（戻し特許）など）、最低防衛ライン （譲渡限度）、交渉の進め方などを決定する。

 

(6)交渉

通常相手方への攻撃は、警告書の送付で始まる。 しかし、最終段階に至る前に、面談交渉へと移行する。 書面のやり取りだけでは時間がかかりすぎ、また、複雑な技術討論や最終的な詰めの条件を模索する段階で、相手の真意を的確に把握するのが困難だからである。
交渉は、一般的に、警告書の発送と相手方からの「非侵害、特許無効」の第一回の反論に始まり、前半の技術論争、中盤の和解額（損害賠償額）の算定の論争、終盤の双方の譲渡プロセスからなっている。

 

(7)契約

交渉により大まかな合意が形成されると、契約書の作成段階に入る。
実際、この段階は交渉プロセスの一部と捉えてもよいかもしれない。 細かい条件で綱引きが行われる。ここで、詰めを誤ると、せっかくの合意が破棄される可能性もある。 契約書に両者が調印するまでが交渉である。

 

(8)裁判など

最終的に合意に達せず、政治的問題がなく、予算も確保できる場合には、訴訟に踏み切る場合もある。